结合收取设计费、交付设计图等行为可以推定构成默示许可的外观设计专利授权
——德立公司与南充园林处、中建三局公司、中建投资公司、旗华公司侵害外观设计专利权纠纷案
【判决要点】
1. 专利许可行为作为民事法律行为亦存在默示情形，即行为人虽没有以语言或文字等明示方式作出专利许可的意思表示，但通过其行为可以推定出其作出了专利许可的意思表示。2. 南充园林处分两次向广州中土文旅规划设计有限公司支付了36万元设计费，并取得了涉案浮桥设计的全套设计文件和施工文件，广州中土文旅规划设计有限公司接受了上述款项且并未对设计费金额提出异议，德立公司亦未对此提出异议。综合上述事实，可以认定，南充园林处与刘洪辉所代表的公司对涉案浮桥设计在南充“印象嘉陵江”浮桥项目上的使用费用已达成一致并履行完毕，南充园林处通过德立公司的关联公司广州中土文旅规划设计有限公司为涉案外观设计使用行为支付了合理对价。【案例来源】
上海知识产权法院（2019）沪73民初483号民事判决书上海市高级人民法院民（2021）沪民终361号民事判决书【当事人】
被上诉人(原审被告)：中建投资基金管理(北京)有限公司被上诉人(原审被告)：上海旗华水上工程建设股份有限公司【案情简介】
广州德立游艇码头工程有限公司（以下简称德立公司）是专利名称为“浮桥护栏”的外观设计专利（以下简称涉案专利）的专利权人。涉案专利于2018年9月14日申请，德立公司法定代表人刘洪辉为涉案专利的设计人。2017年12月，南充市园林管理处（以下简称南充园林处）以政府采购人身份对“印象嘉陵江项目”发布了遴选社会投资人的公开招标公告，中建三局集团有限公司（以下简称中建三局公司）与中建投资基金管理(北京)有限公司（以下简称中建投资公司）联合竞标成功。2018年6月至8月，中建三局公司、中建投资公司与案外人清远德普浮桥有限公司（以下简称德普公司）多次共同参加南充市政府组织的关于“印象嘉陵江”上中坝湿地保护工程浮桥建设的有关会议，德普公司的参会人员为刘洪辉。2018年9月至11月，案外人广州中土文旅规划设计有限公司（以下简称中土公司）与南充园林处、中建三局公司、中建投资公司交接浮桥工程图纸、施工设计图及设备清单等。期间，刘洪辉代表中土公司与南充园林处签订承诺书，承诺书中约定若设计成果中包含专利技术等，南充园林处将无偿使用。2018年9月30日及11月10日，南充园林处员工张长胜向中土公司预付浮桥设计专项设计费共计36万，中土公司均出具收据并于11月10日交付全套设计文件和施工文件。2018年11月12日，中建三局公司与上海旗华水上工程建设股份有限公司（以下简称旗华公司）签订《建设工程分包合同》，由旗华公司依照中建三局公司提供的工程图纸完成包含浮桥的工程。2019年7月24日，德立公司以南充园林处等四被告未经许可，擅自在“印象嘉陵江”项目实施涉案专利、侵害其专利权为由，向上海知识产权法院（以下简称上海知产法院）提起诉讼，请求判令四被告停止侵权、拆除浮桥、消除影响，并赔偿经济损失300万元。【判决观察】
一审法院认为，原告系名称为“浮桥护栏”(专利号：ZLXXXXXXXXXXXX.0)的外观设计专利的专利权人，在该专利权有效期内，任何单位或个人未经原告许可，不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其专利产品。原告指控四被告未经其许可，擅自在南充市“印象嘉陵江”项目实施涉案专利外观设计方案，被告南充园林处、被告中建三局公司和被告中建投资公司则抗辩称其并非本案适格被告。对此一审法院认为，根据前述查明的事实，被告南充园林处获得南充市政府授权作为项目实施机构，其作为政府方采购人对南充市“印象嘉陵江”项目发布了遴选社会投资人的公开招标公告，被告中建三局公司和被告中建投资公司作为联合体成功竞标南充市“印象嘉陵江”项目的社会投资人；同时，被告中建三局公司还是上述项目的总承包方，被告旗华公司则向被告中建三局公司竞标后成为上述项目中被诉侵权浮桥工程部分的实际施工方。因此，可以认定本案四被告共同实施了涉案项目中的被诉侵权浮桥工程部分，四被告的主体身份适格。《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。第十条规定，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。本案中，被诉侵权浮桥板与涉案专利外观设计均为两侧有护栏的浮桥板，二者的形状、结构、细节设计等各方面均一致，原告，被告南充园林处、被告中建三局公司及被告中建投资公司均确认被诉侵权设计与涉案专利构成相同，仅被告旗华公司提出被诉侵权浮桥板底部装有轮子。一审法院认为，现有证据无法证明被诉侵权浮桥板底部装有轮子，即使装有轮子，也不影响被诉侵权浮桥板与涉案专利设计在整体视觉效果上无差异，故一审法院认定二者构成相同，被诉侵权浮桥板落入涉案专利权的保护范围。四被告均主张被诉侵权浮桥板的设计来源于原告的法定代表人刘洪辉，其在南充印象嘉陵江浮桥工程中的浮桥板上使用与涉案专利权外观一致的设计得到了原告法定代表人刘洪辉的许可，故其不存在侵权行为；同时还基于上述同一事实主张现有设计抗辩及先用权抗辩，认为刘洪辉交付浮桥设计方案的时间早于涉案专利申请日，四被告在涉案专利申请日前就已做好了实施被诉侵权浮桥方案的准备，并且也一直仅将该方案适用于南充印象嘉陵江浮桥工程中，未在其他范围内实施。原告则认为，虽然刘洪辉提供了南充印象嘉陵江浮桥工程设计方案，但该方案的提供主体为案外人广州中土文旅规划设计有限公司而非原告，广州中土文旅规划设计有限公司与原告为各自独立经营的法人主体，而涉案专利权属于原告，四被告并未就被诉侵权浮桥板的建造得到原告的许可，广州中土文旅规划设计有限公司收取的36万元仅是设计费而非专利许可费；此外，从《资料交接清单》的签署时间来看，广州中土文旅规划设计有限公司交付设计方案的时间也晚于涉案专利申请日，因此，四被告的现有设计抗辩及先用权抗辩亦均不能成立。基于双方的上述核心诉辩意见，一审法院认为本案的关键仍在于南充印象嘉陵江浮桥工程中的浮桥板上使用与涉案专利权外观一致的设计是否是未经权利人许可而实施的侵权行为，一审法院从以下几个方面来分别论述：首先，刘洪辉自2018年6月至8月间就与被告南充园林处及被告中建三局公司一起多次参加有南充市政府机关参与的涉及到南充印象嘉陵江浮桥项目的会议；2018年9月，刘洪辉仍与被告中建三局公司的员工在微信上沟通涉及南充印象嘉陵江浮桥项目的设计进度、合同签署及招标工作的参与等事项；此后直至2018年10月，原告参与了南充印象嘉陵江浮桥项目的投标，投标文件中亦列明了刘洪辉作为原告法定代表人的身份证明。由上述过程可见，刘洪辉本人应全程参与了南充印象嘉陵江浮桥项目从筹备讨论、规划设计直至最后确定方案招标的全过程。原告向一审法院出具的有刘洪辉本人签名的情况说明也确认了刘洪辉多次提交方案参与了南充印象嘉陵江浮桥项目的设计评选及讨论。由于涉案专利的申请日为2018年9月14日，恰好处于南充印象嘉陵江浮桥项目从开始讨论到最终招标的过程中，刘洪辉本人作为涉案专利的唯一设计人应知晓南充印象嘉陵江浮桥项目中拟讨论使用的浮桥设计与其作为法定代表人的原告所申请的涉案专利设计实质是同一设计。其次，根据前述查明的事实，2018年6月至8月间刘洪辉参与南充印象嘉陵江浮桥项目的会议讨论时是以广东清远德普浮桥公司的名义进行，在浮桥设计及施工图纸的提供、交付及收取设计费用的过程中则是主要以广州中土文旅规划设计有限公司的名义进行，而在最终参与被告中建三局公司关于南充印象嘉陵江浮桥施工招标中又是以原告的名义进行。但是一审法院亦注意到，与上述设计及施工图纸同时期提交的设备清单的落款上却载有原告的企业名称，上述交付的图纸上除有刘洪辉在审核一栏签名外，另在设绘一栏签名的刘剑宏、徐善雄则是在原告网站及广州中土文旅规划设计有限公司的网站上均被介绍为各自的相同头衔的员工。此外，原告亦确认其与广州中土文旅规划设计有限公司在紧挨的地址办公，上述办公场所内挂有的“广州德立集团”铭牌上分列有原告企业名称、广州中土文旅规划设计有限公司及清远德普浮桥有限公司广州办事处，广州中土文旅规划设计有限公司的网站也明确载明“集团公司支持：德普浮桥公司广州德立游艇码头工程有限公司”及关于刘洪辉本人同时兼任原告董事长与广州中土文旅规划设计有限公司总经理的介绍。上述情况能够证明原告、广州中土文旅规划设计有限公司甚至清远德普浮桥公司在公司主要负责人、部分核心员工、办公场所、经营业务上均有一定的混合。尤其是刘洪辉本人，其身兼三家公司的主要负责人，还是涉案专利的唯一设计人，同时代表三家公司分阶段参与南充印象嘉陵江浮桥项目的不同阶段，其行为可以视为同时代表三家公司的职务行为，即刘洪辉所代表的原告亦知晓南充印象嘉陵江浮桥项目中讨论使用的浮桥设计与涉案专利设计实质是同一设计。再次，被告南充园林处已于2018年9月及11月分两次向广州中土文旅规划设计有限公司支付了36万元设计费，广州中土文旅规划设计有限公司及刘洪辉均确认收到上述设计费后交付了全套设计文件及施工文件。虽然刘洪辉所代表的公司与南充印象嘉陵江浮桥项目一方的代表未正式签订设计合同，但上述事实足以证明双方就南充印象嘉陵江浮桥项目设计的提供及价款达成了口头协议并履行完毕，被告南充园林处根据口头协议的约定支付了合理对价，并取得了相应设计方案。此外，从原告及广州中土文旅规划设计有限公司的网站内容来看，二者均将南充印象嘉陵江浮桥项目作为其业绩或成功案例之一进行宣传，宣传的文章中甚至还采用了被诉侵权浮桥护栏板的施工现场照片；原告从竞标失败至提起本案诉讼这一段时间内也未向南充印象嘉陵江浮桥项目的实施一方提出任何异议，说明原告及广州中土文旅规划设计有限公司等对于南充印象嘉陵江浮桥项目采用了其提供的设计方案一事是认可的。综合上述三点理由，一审法院认定南充印象嘉陵江浮桥工程中的浮桥板上使用的浮桥护栏板设计来源于原告及其关联公司，支付了合理的对价，南充印象嘉陵江浮桥工程中采用上述设计得到了原告及其关联公司的许可，一审法院对于原告关于南充印象嘉陵江浮桥工程中采用落入涉案外观设计专利保护范围的设计方案并施工的行为是未经原告许可的侵权行为的诉讼主张，不予采纳。至于四被告所主张的现有设计抗辩及先用权抗辩，一审法院认为，本案中，四被告所主张的现有设计抗辩及先用权抗辩与其主张的南充印象嘉陵江浮桥工程得到了权利人许可均是基于同一事实，在一审法院已认定南充印象嘉陵江浮桥工程得到了权利人许可的情况下，上述现有设计抗辩及先用权抗辩已无评述的必要。更何况，根据前述查明的事实，现有证据仅能证明广州中土文旅规划设计有限公司确实于2018年11月向被告南充园林处交付了与被诉侵权浮桥板设计一致的设计方案，该时间晚于涉案专利申请日，并不能证明被诉侵权浮桥板所采用的设计在涉案专利申请日前就以交付他人的方式予以公开，设计方案中制图表格上标注的日期仅能证明设计方案形成的时间，不能认定为设计方案公开的时间。综上，一审法院判决：驳回原告广州德立游艇码头工程有限公司的全部诉讼请求。本案一审案件受理费人民币30,800元，由原告广州德立游艇码头工程有限公司负担。二审法院认为，综合诉辩意见，本案二审争议的焦点在于，南充市“印象嘉陵江”湿地保护工程项目浮桥工程中浮桥板上使用与涉案专利外观一致的设计是否未经德立公司授权许可，侵犯了德立公司享有的涉案外观设计专利权。对此，二审法院评析如下：《中华人民共和国民法通则》(1987年1月1日施行，2021年1月1日废止)第五十五条规定，民事法律行为应当具备下列条件：(一)行为人具有相应的民事行为能力；(二)意思表示真实；(三)不违反法律或者社会公共利益。根据前述法律规定，民事法律行为的效力应探究当事人的真实意思表示。《中华人民共和国民法总则》(2017年10月1日施行，2021年1月1日废止)第一百四十条规定，行为人可以明示或者默示作出意思表示。本案中，南充市“印象嘉陵江”湿地保护工程项目浮桥工程中浮桥板上使用与涉案专利外观一致的设计是否侵犯了德立公司享有的涉案专利权，应当探究德立公司关于涉案专利使用的真实意思表示。首先，关于主观状态分析。根据一审法院查明的事实，刘洪辉系涉案专利的设计人及德立公司的法定代表人，同时系德立公司、广州中土文旅规划设计有限公司、清远德普浮桥有限公司对外宣称的主要负责人，参与了南充“印象嘉陵江”浮桥项目讨论、规划设计直至确定方案招标的全过程；德立公司亦是广州中土文旅规划设计有限公司的股东，且与广州中土文旅规划设计有限公司在主要负责人、部分核心员工、办公场所及经营业务上有一定的混同。在南充“印象嘉陵江”浮桥项目中，虽然刘洪辉所代表的公司并未与南充“印象嘉陵江”浮桥项目一方的代表签订书面的委托设计合同，但南充园林处于2018年9月及11月分两次向广州中土文旅规划设计有限公司支付了36万元设计费，广州中土文旅规划设计有限公司及刘洪辉均确认在收到相应设计费后交付了全套设计文件和施工文件，可以认定双方就南充“印象嘉陵江”浮桥项目设计的提供及价款达成口头协议并已履行完毕，且该口头协议的目的即为在南充“印象嘉陵江”浮桥项目上使用该设计。综合上述事实，刘洪辉及其所代表的德立公司亦知晓广州中土文旅规划设计有限公司已依据口头协议向南充园林处提交了涉案浮桥设计，刘洪辉及其所代表的德立公司对德立公司作为申请人、刘洪辉作为设计人申请的涉案外观设计与广州中土文旅规划设计有限公司提交给南充园林处的涉案浮桥设计实质系同一设计是明知的。其次，关于客观行为分析。民事法律行为的意思表示形式可以默示的方式作出。专利许可行为作为民事法律行为亦存在默示情形，即行为人虽没有以语言或文字等明示方式作出专利许可的意思表示，但通过其行为可以推定出其作出了专利许可的意思表示。本案中，德立公司、广州中土文旅规划设计有限公司、清远德普浮桥有限公司虽然系不同主体，但刘洪辉同时代表三家公司分阶段参与了南充“印象嘉陵江”浮桥项目的不同阶段，其行为可视为同时代表三家公司的职务行为，结合与广州中土文旅规划设计有限公司浮桥设计和施工图纸同时期提交的设备清单的落款上载有德立公司企业名称，德立公司和广州中土文旅规划设计有限公司在其公司网站中对南充“印象嘉陵江”浮桥项目进行宣传，宣传的文章中还采用了被诉侵权浮桥护栏板的施工现场照片等事实，可以合理地解释和推知，德立公司已通过相关先前行为默示许可南充园林处在南充“印象嘉陵江”浮桥项目上使用涉案外观设计，南充园林处已经基于刘洪辉及其所代表的德立公司的相关行为获得了涉案外观设计的相关授权，并产生了合理信赖，此种合理信赖应当受到保护，不应因德立公司及其关联公司关于涉案专利申请的内部安排以及专利权人德立公司对先前行为的否认而受到损害，否则会造成不公平的结果，也不利于建立稳定的可预期的市场秩序。再次，关于合理对价分析。如前所述，南充“印象嘉陵江”浮桥项目一方的代表南充园林处与刘洪辉所代表的公司基于相关履行行为已达成了口头协议，且该口头协议的目的即为在南充“印象嘉陵江”浮桥项目上使用涉案浮桥设计。南充园林处并于2018年9月及11月分两次向广州中土文旅规划设计有限公司支付了36万元设计费，并取得了涉案浮桥设计的全套设计文件和施工文件，广州中土文旅规划设计有限公司接受了上述款项且并未对设计费金额提出异议，德立公司亦未对此提出异议。综合上述事实，可以认定，南充园林处与刘洪辉所代表的公司对涉案浮桥设计在南充“印象嘉陵江”浮桥项目上的使用费用已达成一致并履行完毕，南充园林处通过德立公司的关联公司广州中土文旅规划设计有限公司为涉案外观设计使用行为支付了合理对价。综上，德立公司在主观上对其作为申请人、刘洪辉作为设计人申请的涉案外观设计与广州中土文旅规划设计有限公司提交给南充园林处的涉案浮桥设计实质系同一设计是明知的，客观上其通过相关先前行为默示许可南充园林处在南充“印象嘉陵江”浮桥项目上使用涉案外观设计，南充园林处并通过德立公司的关联公司支付了合理对价，南充市“印象嘉陵江”湿地保护工程项目浮桥工程中浮桥板上使用与涉案专利权外观一致的设计并未侵犯德立公司享有的涉案外观设计专利权。故德立公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
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